近日,隆安广州合伙人、隆安湾区知识产权研究中心高级研究员杨文峰律师,隆安湾区知识产权研究中心研究员董赟律师代理的中国建设银行股份有限公司东莞市分行诉东莞市某某电子有限公司、姚某等关于“”侵害商标权纠纷一案,成功获得东莞市中级人民法院认定中国建设银行行徽商标“”构成第36类项下的储蓄银行、金融服务等的驰名商标,被告东莞市某某电子有限公司等构成商标侵权,判令被告东莞市某某电子有限公司等立即停止侵权,赔偿中国建设银行60万元,由被告承担案件全部受理费、保全费。

本案是中国首个商业银行的行徽商标通过司法程序被认定为驰名商标,该判决现已生效并全额执行完毕。

基本情况

中国建设银行股份有限公司是中国大型商业银行,第1049653号“”注册商标由建设银行于1996年1月25日申请注册并于1997年7月7日注册公告,核定使用的服务为第36类项下的储蓄银行、金融服务等,该商标为建设银行的行徽,并有行名行徽使用管理规定、视觉识别管理手册等文件,自1996年开始使用至今。

被告一主要从事电子产品、电脑、显示器等产销,在第9类电脑显示屏等商品上申请注册了多个“”商标,在企业信息公示平台、其运营的官网、微信公众号、生产、销售的电脑显示屏及外观包装上等均突出使用“”标识,经建设银行多次申请无效、异议后,被告仍然重新注册并持续使用该标识。被告二与被告一在法定代表人、实际控制人、高管人员、注册或办公地址、经营范围、联系电话等均一致,且共同举办产品发布会,足以证实两者之间存在混同经营,且其生产的电子零部件用于供应给被告一,是被告一的下游供应商。故,被告一与被告二构成共同侵权。被告三作为被告一的一人独资股东,依法应当对被告一的赔偿债务承担连带责任。

经审理,一审法院认定建设银行第1049653号“”注册商标为第36类项下储蓄银行、金融服务等的驰名商标并进行跨类保护,被告使用“”标识的行为构成商标侵权,故判决被告停止侵权、赔偿建设银行经济损失及合理费用。

典型意义

本案是中国首个商业银行的行徽商标通过司法程序被认定为驰名商标的典型案例。同时,也是建设银行行徽商标首次被认定为驰名商标。本案代理难点及成果如下:

一、充分调查被告侵权行为,全方位固定侵权证据,并出具关于被告是否构成侵权、委托人是否具备起诉条件及法律风险与应对的法律意见书,为委托人有效维权作出详细的论证分析。

委托人最初只查询到被告名下有申请过与建设银行行徽相近似的商标,对于被告是否实际使用被控侵权标识,如何使用均无明确的线索。

代理律师接受委托后,经初步调查发现被告公司的产品并未通过网络平台或者线下店铺销售,其销售模式或渠道是批量销售给网吧或者出口境外,侵权隐蔽性极强,取证难度极大。但是,代理律师通过抖音短视频发现了涉嫌被控侵权产品销售商的痕迹与线索,进而深入沟通、联系,最终通过二手平台购买、以代理商身份从厂家直接购买等方式成功取证到被控侵权产品,包括被告生产的带有被控侵权标识的诸多产品型号,初步证明了对方侵权产品类型多、获利高,而且取得被告银行账户信息,对被控侵权行为是否成立、委托人是否具备起诉的权利基础及闭合链条、可能出现的法律风险及应对方案出具法律意见书。在后续的起诉过程中,代理人及时采取诉讼财产保全措施,成功冻结被告账户近140万元。被控侵权标识的使用情形如下列图片所示。

二、立体化收集商标核定使用项目下的知名度证据,采取最优诉讼方案,积极主张驰名商标保护。

建设银行行徽商标主要使用在第36类上(储蓄银行、金融服务等),与被告使用在第9类的视频显示屏、荧光屏为不同类别。本案可以选择3种方式进行维权:1.以行徽著作权为在先权利基础;2.以行徽注册在第9类的防御商标为基础;3.主张第1049653号“”注册商标构成第36类服务上驰名商标进行跨类保护。

相对于前两种方式,第3种方式能够最大程度地追究被告的侵权责任,以保证委托人得到与商标知名度匹配的充分法律救济,但是,这也要求我方需要向法院提供大量与详实的商标使用、知名度证据,工作量十分巨大。同时,在银行业中,工商银行、民生银行、汇丰银行等银行的文字商标均有被认驰的记录,但从未有银行行徽商标经司法程序被法院认定为驰名商标,委托人此前也曾多次尝试在商标行政程序中认驰,但均未获支持。虽然本案中认驰有一定的难度,但是,在代理律师近半年的全方位、立体化取证、检索及不懈努力下,整理出超过两千页的证据资料,并积极向法官提交《类案检索报告》《责令被告提交证据申请书》《举证意见》《代理词》《补充代理意见》等材料有效交流案件的争议焦点。

三、结合行业发展趋势与实际情况,有机运用混淆和反淡化理论等作出被控标识侵权成立的论述。

本案的另一难点是,即便认定驰名商标成功,法院也不必然因“跨类保护”原则而笼统进行“全类保护”。因为,第36类与第9类二者所核准使用的服务/商品分属不同的类别,被控侵权产品是否产生混淆、误导,是否会减弱建设银行行徽商标的显著性、贬损行徽商标的市场声誉,或者不正当利用行徽商标的市场声誉,在论述上存在较大难度。

经代理律师回归问题本质,寻找与分析两者主要矛盾的核心,得出近年来银行业数字化转型的趋势十分明显,银行线下业务离柜率上升,呈现“线上化”“数字化”特征,相关公众办理银行及金融业务已更多的转向“云办理”,增加了接触电脑、手机、平板等这类被控侵权类型产品或常见电子设备的频率。另外,两者的相关公众属于不特定群众,存在较大范围的重叠和交叉,即,两者所提供的服务、领域的相关公众均包含了普通消费者,二者亦存在高度重合。加之,代理律师还通过海量检索提供了一篇第三方用户在几年前点评一款被控侵权产品的文章,评论中已造成相关公众的混淆、误认。

综上所述,东莞中院在判决中不仅成功支持了代理律师提出的建设银行第1049653号“”行徽商标构成第36类项下储蓄银行、金融服务等的驰名商标的主张,同时适用混淆和反淡化理论,也支持了代理律师提出的被告各关联公司存在混同经营、共同侵权、共同承担责任的主张。最终,因前期申请保全冻结了被告足额的资金,本案在判决生效后不久就顺利全部执行到位。

本案是中国首个商业银行的行徽商标通过司法程序被认定为驰名商标的知识产权精品案件,得到了建设银行总行的书面表扬,有较大的社会影响,对我国银行业知识产权保护具有很大的示范作用和促进作用。

本案件判决书可点击下方文字查看:

商标案例 | 中国建设银行行徽被认定为驰名商标,予以跨类保护!

律师简介

杨文峰 律师

杨文峰律师,毕业于广东工业大学,北京市隆安(广州)律师事务所合伙人,隆安湾区知识产权研究中心高级研究员,广东省律师协会著作权法律专业委员会委员,东莞市知识产权运营中心专家库专家。

杨文峰律师拥有多年的知识产权诉讼、商事争议解决和刑事辩护经验,主要涉及商标、著作权、商业秘密、不正当竞争、经济类犯罪等,服务的客户包括众多国内著名公司,涵盖互联网、通讯、高端制造业、游戏和电子竞技、电子烟、化工等。

杨文峰律师善于驾驭复杂、疑难的知识产权和商事争议,为客户提供理性与务实的解决方案,代理经办了国内若干具有重大影响和典型意义的知识产权案件,其中荣获2021年度广东法院知识产权司法保护十大案件、2021年度广州知识产权法院十大典型案例、2020年度AIPPI中国分会十大版权热点案件之第一位、2015年度广东律师十大知识产权诉讼典型案例等。

董赟  律师

董赟律师,毕业于华南理工大学,具有法律+理工科复合教育背景,是复合型的专业律师,担任广东省涉外律师新锐人才库成员、东莞市知识产权运营中心专家库专家、隆安湾区知识产权研究中心研究员等职务。

董赟律师有多年事业单位、大型外资企业的工作经验。从事律师行业后,专注于知识产权和公司法律事务领域,担任着多家企业的常年法律顾问及知识产权顾问,为大量科技企业提供知识产权法律服务,有丰富的诉讼实务经验及法律顾问服务经验。

董赟律师有着深厚的专业素养和杰出的业务能力,是广东省内知识产权和公司法领域领先的诉讼律师之一,在代理知识产权、公司法复杂疑难案件方面有着丰富的经验,能够为委托人提供包括专利、商标、著作权、商业秘密、不正当竞争、特许经营等知识产权、公司法相关的诉讼和非诉法律服务。